Maurizio Borghese, Avvocato – Studio Legale Borghese, Napoli
Nell’ambito del diffuso fenomeno della delocalizzazione della produzione da parte di numerose aziende italiane, al fine di ridurre i costi di produzione e conseguentemente di proporre sul mercato i propri prodotti a prezzi competitivi, si presentano, talvolta, tematiche legate alla protezione dei diritti di privativa in caso di pratiche concorrenzialmente scorrette operate dai soggetti cui è affidata la realizzazione dei beni.
Il caso in esame afferisce ai rapporti tra la XX, società di diritto italiano, una società estera: la YY Ltd, con sede e stabilimento in Cina, cui la XX aveva commissionato la produzione di una serie di caffettiere, per le quali era stata depositata in Italia una domanda per disegno/modello multiplo nazionale, nonché un’altra società italiana, importatrice e venditrice di caffettiere, ritenute dalla XX in contraffazione. Considerata la pendenza di giudizio di merito in seguito a procedimento cautelare, proposto da XX nei confronti della società italiana, innanzi alla sez. spec. in P.I.I. del Tribunale di Bari ( attuale Tribunale delle Imprese), per ragioni di opportunità, si evidenziano gli aspetti essenziali del caso, omettendo di indicare i dati delle parti ed altri contenuti della vicenda ultronei rispetto alla tutela del design.
La società XX ha ottenuto decreto “inaudita altera parte”, confermato con ordinanza del Luglio 2010, all’esito della udienza di comparizione, di sequestro delle caffettiere rinvenute presso il rivenditore italiano, delle relative scritture contabili, inibitoria della ulteriore importazione, pubblicizzazione e commercializzazione, con previsione di penale in caso di inosservanza del provvedimento e pubblicazione su quotidiano del dispositivo, avendo il Tribunale riconosciuta la violazione del diritto di privativa azionato: disegno/modello e la sussistenza di illecito concorrenziale per la identità dei prodotti. In sede di reclamo, con ordinanza depositata nell’Ottobre 2010, veniva confermato il primo provvedimento, relativamente all’ordine di inibitoria della commercializzazione della caffettiera per “identità sul piano dell’aspetto estetico complessivo”, non assumendo alcuna rilevanza, sotto il profilo giuridico, la “ leggera differenza nel pomolo di apertura” del coperchio.
La peculiarità della vicenda è relativa al profilo temporale, in quanto prima del deposito in Italia della domanda per disegno/modello da parte della XX, la YY Ltd., che intratteneva rapporti commerciali finalizzati alla fornitura del prodotto, aveva depositato presso l’Ufficio Brevetti Cinese (SIPO), il medesimo modello di design. In sede giudiziaria è stata sostenuta, conseguentemente, dalla resistente, la insussistenza del requisito della novità del modello della società XX. Il Tribunale ha disatteso la eccezione sollevata dalla società di importazione e rivenditore di articoli casalinghi, comprensivi della caffettiera ritenuta interferente con i diritti di privativa della XX, all’esito del confronto delle normative sui disegni/modelli e dell’accertamento della data di effettiva commercializzazione della caffettiera da parte di XX.
E’ stato ritenuto che – a prescindere dalla mala fede del comportamento di YY sia per violazione dei rapporti contrattuali con il committente, che per le responsabilità extracontrattuali, come sostenuto da parte ricorrente – in base alla previsione di cui all’art. 40 della Chinese Patent Law, le domande di registrazione di design vengono rese accessibili al pubblico al momento del rilascio, quindi successivamente al deposito (Art. 40 […omissis…] The utility model patent right and the design patent right shall become effective as of the date of announcement). Nel caso in oggetto, nelle more tra il deposito da parte di YY Ltd. e la concessione del titolo nella Repubblica Popolare Cinese – che comunque non avrebbe conferito un diritto di esclusiva in Italia, in quanto non è stata effettuata una registrazione internazionale presso la WIPO, con designazione dell’Italia e con rivendicazione della priorità nel termine previsto dalla art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della P.I. – e quindi della possibile conoscenza del disegno/modello oggetto di tutela , la società XX aveva provveduto a depositare la propria domanda che, in applicazione dell’art 38 del C.P.I., è immediatamente posta a disposizione del pubblico. L’esclusione della preventiva divulgazione ha consentito a XX la concessione delle misure cautelari richieste a tutela del modello di caffettiera azionato, cui sono stati riconosciuti, – salva decisione nel merito, sulla contraffazione e concorrenza sleale oppure sulla nullità del titolo – i requisiti di novità e carattere individuale, richiesti dagli articoli 32 e 33 del C.P.I . per la sua validità.